Defesa Administrativa INPI - Utilização de marca

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI

PROCESSO Nº: 910009040

REQUERENTE: PELE NOVA BIOTECNOLIGIA S.A.

REQUERIDO: RONALDO PAIVA NUNES – ME

RONALDO PAIVA NUNES - ME (NOME FANTASIA: INOVAPEL), pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 35.588.417/0001-00, com endereço na Av. Deputado Soares Madruga, 43, Centro, Itaporanga/PB, por intermédio de seu advogadolegalmente habilitado nos termos do instrumento procuratório ora acostado, vem, perante Vossa Senhoria, independente de intimação, apresentar:

DEFESA ADMINISTRATIVA

Aos termos do pedido de nulidade administrativa proposto por PELE NOVA BIOTECNOLOGIA S.A., à concessão do registro da marca “INOVAPEL” (nº 910.009.040), pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir delineados.

1. DA EPÍTOME DOS ANTECEDENTES FÁTICOS

Em sua peça exordial, aduz a empresa requerente, PELE NOVA BIOTECNOLOGIA S/A., que é uma empresa focada em saúde humana, cuja missão é a pesquisa, desenvolvimento e produção de inovações terapêuticas e dermacosméticas com produtos criados a partir da biodiversidade do Brasil.

Afirma que a expressão “PELE NOVA”, além de compor o nome empresarial da requerente, também compõe marcas de sua titularidade, entre elas a marca “NOVAPELL”, que constituiria anterioridade impeditiva à manutenção da concessão do registro da marca mista “INOVAPEL”, cujo depósito foi efetuado em 18/09/2018.

Arremata que a marca “INOVAPEL”, da requerida, incidiria na norma proibitiva inserida no art. 124, V e XIX, da Lei nº 9.279/96, por se tratar de imitação das marcas “PELE NOVA” E “NOVAPELL”, anteriormente depositadas e registradas pela requerente e que, comparando-se as marcas objeto da presente lide, perceber-se-ia que a marca da requerida não é dotada de distintinvidade em relação às marcas da requerente.

Afirma que poderia haver dúvida ou confusão em relação ao público em geral em razão da similaridade entre referidas marcas, já que a possiblidade de associação entre as mesmas é latente, não havendoo preenchimento de requisito básico de registrabilidade da marca requerida.

Tal situação, segundo o requerente, lhe traria imensos, na medida em que busca a requerida, com a imitação de sua marca, tirar proveito do prestígio adquirido pela requerente, o que é resultado de constantes investimentos em publicidade e marketing já realizados com suas marcas, razão pela qual restaria incontestável a necessidade de cancelamento do registro da requerida.

Perfunctoriamente é o que se tem a narrar de forma inicial.

Contudo, as alegações da promovente são completamente destituídas de amparo fático e legal, conforme será demonstrado no tópico seguinte.

2. DA REALIDADE DOS FATOS. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE AS MARCAS. RAMOS DE ATIVIDADE E LOCAIS DE ATUAÇÃO DISTINTOS

Inicialmente cumpre esclarecer que a pessoa jurídica ora demandada, RONALDO PAIVA NUNES – ME (Nome Fantasia: INOVAPEL), é uma empresa com sede e atuação na cidade de Itaporanga, interior da Paraíba, cuja atividade principal é a comercialização de artigos de papelaria, encardenação, materiais de escritório, material publicitário, livros didáticos, entre outros correlatos, contida na classe 34 de seu registro:

“distribuição de material publicitário; comércio (através de qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio (através de qualquer meio) de artigos para encardenação; comércio (através de qualquer meio) de material de escritório; comércio (através de qualquer meio) de papel ou papelão; edição de texto publicitário; reprodução de documentos; design de material publicitário”.

O depósito do registro da marca INOVAPEL foi efetuado em 18/09/2015, sendo posteriormente deferido em 21/11/2017, nos termos do Art. 38 da lei 9.279/96.

Pois bem.

Da análise da peça exordial, verifica-se que as alegações da promovente são completamente destituídas de amparo fático e legal e não podem prosperar.

É que como se verifica através da fundamentação fática da peça inicial, o requerente constitui “empresa focada em saúde humana, cuja missão é a pesquisa, desenvolvimento e produção de inovações terapêuticas e dermacosméticas com produtos criados a partir da biodiversidade do Brasil”.

Prima facie, é possível constatar que o ramo da atividade econômica exercida pelo requerente é completamente e diferente do requerido.

Como se disse, a atividade principal do requerido é a comercialização de artigos de papelaria, encardenação, materiais de escritório, material publicitário, livros didáticos, entre outros correlatos.

As empresas atuam, portanto, em segmentos mercadológicos completamente distintos.

Além do mais, o local de atuação da demandada é restrita apenas à cidade de Itaporanga, interior da Paraíba, cidade com pouco mais de 20 mil habitantes, enquanto que a marca demandante tem local de atuação e abrangência na distante cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo.

Portanto, não há o que se falar em “dúvida ou confusão em relação ao público em geral em razão da similaridade entre referidas marcas”, já que se tratam de diferentes ramos mercadológicos, a “NOVAPELL” especializada em produtos cosméticos e a “INOVAPEL” especializada em produtos de papelaria, sediadas em cidades distantes 2.659 km uma da outra.

Inclusive, a marca requerente sequer possui atuação no estado da Paraíba.

A jurisprudência pátria é totalmente pacífica no sentido que ora se advoga:

14588772 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA - COLIDÊNCIA - "CAMPESINO" - PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE - DISTÂNCIA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - CADUCIDADE. I. "pelo princípio da especialidade, em decorrência do registro no inpi, o direito de exclusividade ao uso da marca é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo esta exclusividade produtos outros não similares, enquadrados em outras classes, excetuadas, contudo, as hipóteses de marcas notórias (...)" (resp 1.353.531/rj, rel. min. sidneibeneti, 3ª turma, dje 20/03/2014). ii - os registros das marcas em conflito em classes