Propriedade Industrial leitura sobre questões de patentes

CONTRATOS EMPRESARIAIS NO ÂMBITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

TRABALHO DE CONTRATOS EMPRESARIAIS

 

---

Sumário

A propriedade industrial e a transferência de tecnologia

Contrato de transferência de tecnologia

Histórico

Efeitos da Averbação pelo INPI

Contratos averbáveis pelo INPI

 A atuação do INPI e os Contratos

 Contratos de Fornecimento de Tecnologia

 Contratos de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica

 Contratos de Licença de Uso de Marcas

 Contratos de Licença de Exploração de Patentes ou Desenhos Industriais

Ressalvas

Tributação

Conclusão

Bibliografia

---

A propriedade industrial e a transferência de tecnologia

Existem inúmeros tipos de contratos a que particulares e empresas estão sujeitos nos dias de hoje. Uns tendo por objeto o direito material e outros o direito imaterial.

A tecnologia, enquanto parte de nossa interação na sociedade, é também objeto de contrato, inserindo-se  na ceara da propriedade industrial. Como exemplos, podem-se citar aquelas criações ou avanços tecnológicos cujo conhecimento representa uma ativo comercializável.

Por vezes o ativo intelectual pode ser o simples conhecimento tecnológico desenvolvido em determinada área, mantida, por exemplo, em segredo, ou algo registrável perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), tal como uma patente, um registro de desenho industrial ou uma marca.

Independentemente da forma como o detentor de determinado conhecimento tecnológico decide protegê-lo, seu objeto é negociável, devendo as partes solidificá-lo por meio de contrato.

Cumpre notar que a alocação geral dos direitos de propriedade industrial recai sobre particulares ou empresas, existindo assim uma parte detentora de determinada capital intelectual e outra que deseja explorá-lo.

Note-se, no entanto, que determinado direito pode ter sido gerado por cooperação entre pessoas físicas e/ou jurídicas cuja contribuição através de prestação de serviços, recursos, ou desenvolvimento encomendado devem também ser objeto de contrato. O resultado da contratação será então definido para se determinar a quem pertencem os direitos de exploração, se de propriedade de um, de outro ou se num regime de co-propriedade.

Um vez identificado o titular de um lado e do outro o contratante e existindo um ativo intelectual, ele pode ser vendido, alugado, licenciado ou cedido por meio de transferência de tecnologia.

A área de propriedade industrial costuma ter, portanto, como contrato, a transferência de tecnologia.

Contratos de transferência de tecnologia

Os contratos de transferência de tecnologia são regidos pelos princípios gerais dos contratos e podem ou não ser regulados por legislação especifica, bem como podem também ser ou não ser averbados no INPI.

Existem , portanto, três situações distintas capazes de gerar contratos de transferência de tecnologia:

1. Tranferência de tecnologia entre empresas brasileiras;
2. Transferencia de tecnologia entre uma empresa estrangeira e uma empresa brasileira (importação de tecnologia); e
3. Transferencia de tecnologia entre uma empresa brasileira e uma empresa estrangeira (exportação de tecnologia).

No tocante ao objeto dos contratos, podemos dividí-los entre i) licenciamento de direitos que são objeto de registro perante o INPI e ii) aquisição de conhecimentos. Embora existam outras modalidades, o Brasil não as reconhece. Assim, existem aqueles contratos que são reconhecidos por legislação específica e averbaveis pelo INPI e aqueles que não sendo regulados por lei específica, não são averbáveis pelo INPI.

Será discutido mais adiante as razões do averbamento no INPI, no entanto o importante é perceber que tipo de contratos podem ser realizados no Brasil e mundo afora.

Assim, existem dois tipos de contratos averbáveis no INPI, são eles:

• Licença de direitos (exploração de patente, exploração de desenho industrial e uso de marca), não permitem a venda do ativo intangível e originam um regime de pagamento de royalties ao titular durante o tempo de vigência do contrato como forma de remuneração. Estes contratos são obrigatórios em determinadas.
• Aquisição de conhecimentos/contratos de cessão (fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e científica e de franquia), neste caso o cedente abstém-se de usar o conhecimento transferido para que o cedido possa usufruir livremente dele, passando a deter todo o controle daí em diante. O INPI proíbe qualquer cláusula que estabeleça o retorno da tecnologia após o término do contrato (ex. devolução de manuais, relatórios, documentação técnica, etc.).

Existem também outras modalidade de contrato, no entanto não são reconhidas e averbáveis no Brasil, são elas:

• Licenciamento de conhecimentos, semelhante à figura de locação de know-how. O licenciado ao final do contrato perde o controle de seu objeto, passando este novamente para o controle do titular.  Estes contratos não são regulados por legislação específica e o INPI não aceita o conceito de licença de tecnologia, sustentando que tecnologia não patenteada é objeto de simples divulgação e aquisição de direitos. Assim, não é possível que uma empresa estrangeira que tenha decidido proteger a sua tecnologia por segredo industrial, possa comercializar durante um período de tempo essa tecnologia com uma empresa Brasileira. Não é possível o uso temporário

• Cost sharing de P & D, não é permitida no Brasil a remessa de valores a título de rateio de despesas com iniciativas de Pesquisa e Desenvolvimento que beneficiam todas as empresas do grupo, inclusive empresa no Brasil.

Para se detectar onde se enquadra determinado tipo de contrato de transferência de tecnologia, a legislação que usualmente se aplica encontra-se na:

• Constituição Federal/ Código Civil
• Lei nº 9.279/96 (LPI) – artigos 61 e seguintes, 139 e seguintes e 211
• Legislação tributária – IR/ CIDE/ ISS-Importação/ PIS-COFINS Importação
• Lei do Capital Estrangeiro (4.131/62), Portaria MF 436/58, Lei nº 8.383/91, Lei nº 4.506/64
• Atos Normativos do INPI (135/97, 267/11)
• Tratados internacionais (TRIPS – bitributação)
• Lei nº 12.529/11 (Lei de Defesa da Concorrência)

Histórico

Mas porque devo ou não averbar um contrato de transferência de tecnologia no INPI. Existem diversos motivos, sendo que a atual situação decorre do processo histórico como estes contratos têm sido tratados.