Propriedade industrial: emissão de uma marca registrada

Propriedade industrial: uma questão de marca

A proteção da propriedade de marcas e patentes é um estímulo ao investimento em inovações e uma condição indispensável ao desenvolvimento econômico.No Brasil, marcas e patentes são protegidas pela Lei 9.279/96, conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI), e também por tratados internacionais, como a Convenção da União de Paris e o TRIPs. Para executar as normas que regulam a propriedade intelectual no país, existe o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia responsável pelo registro e concessão de marcas e patentes.

Mesmo com uma legislação forte e uma entidade criada especificamente para o setor, uma variedade de situações de mercado e interesses em conflito faz com que muitas demandas sobre esse tema cheguem ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Questionamentos sobre anterioridade e validade de registros, semelhança de nomes, uso de elementos comuns, identidade de embalagens, funcionamento do INPI e marcas de alto renome estão entre os assuntos recentemente discutidos no Tribunal.

Nomes

Há casos em que uma empresa, com marca devidamente registrada no INPI, encontra outra empresa que utiliza a mesma marca. Na maioria das vezes, a marca encontra-se registrada em juntas comerciais estaduais.

A jurisprudência do STJ entende que o conflito entre marcas e nomes empresariais não pode ser resolvido apenas levando-se em consideração a anterioridade do registro. É preciso analisar o princípio da territorialidade e o princípio da especificidade, referente ao tipo de produto ou serviço oferecido (REsp 1.204.488).

A matéria foi recentemente tratada pela Terceira Turma no Recurso Especial (REsp) 1.191.612, relatado pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino. No caso, a empresa Sociedade Civil Instituto Vera Cruz, proprietária do colégio Vera Cruz, tinha registro na Junta Comercial do Pará desde 1957. Ela foi acusada de utilizar indevidamente a marca, que teria sido registrada em 1979 no INPI, pela Associação Universitária Interamericana.

Os ministros entenderam que, pela disposição territorial das duas empresas, não havia no caso nenhum risco de confusão entre os produtos e serviços das duas partes, o que afastava a possibilidade de perda de clientela. Ou seja, a convivência entre o nome empresarial e a marca é possível, porém, aquela registrada na Junta Comercial do Pará só pode ser utilizada na região.

Expressões comuns

A LPI determina que expressões comuns não poderão ser exclusivas. Algumas vezes, empresas registram marcas pouco criativas, de pouca força, e depois questionam o registro de marcas semelhantes.

Foi o caso do registro da marca Classificadas Amarelas, questionado judicialmente pela empresa detentoras das marcas Páginas Amarelas e Listas Amarelas, julgado pela Quarta Turma no REsp 1.107.558.

Para os ministros, a marca é composta de um elemento comum inapropriável – o “amarelas” –, que além disso expressa uma característica essencial ao objeto comercializado. A exclusividade de seu uso seria contrária à livre iniciativa.

“A vantagem de incorporar à marca característica descritiva do objeto comercializado atrai, em contrapartida, o ônus de criar um sinal distintivo fraco, sem originalidade marcante ou criatividade exuberante”, afirmou o ministro Marco Buzzi, relator do recurso.

Marca sinônimo

Uma empresa pode registrar um nome comum como marca e, com o tempo, esse nome tornar-se sinônimo do produto vendido. Com o caráter distintivo reduzido pela forte relação com o produto, a marca passa a ser de uso comum, podendo ser utilizada por terceiros de boa-fé.

Foi o caso do termo “paleteiras”, hoje utilizado para determinar aqueles carrinhos de supermercado usados para levantar caixas. A questão chegou ao STJ depois que uma empresa registrou o domínio de internet www.paleteiras.com e a detentora da marca Paleteira buscou na Justiça a proibição do seu uso.

Segundo a decisão dos ministros no REsp 1.315.621, o monopólio de um nome em benefício de um comerciante geraria exclusividade, favorecendo o comércio de forma única e impedindo que a divulgação de produtos semelhantes fosse feita por seu nome comum. Os similares teriam de buscar nomes aleatórios desconhecidos, o que dificultaria sua identificação pelos consumidores.

Alto renome

A LPI prevê proteção especial às marcas consideradas de alto renome, porém não estabelece os requisitos necessários para sua caracterização. O INPI regulamenta , em sua Resolução 121/05, como o alto renome no Brasil pode ser determinado.

Em fevereiro, a empresa produtora e distribuidora da vodca Absolut entrou com o REsp 1.162.281. A declaração de alto renome foi conseguida pela empresa em sentença judicial, que ainda conferiu à marca proteção especial em todas as classes e condenou o INPI a proceder às alterações administrativas cabíveis. A sentença foi anulada pela segunda instância.

Ao analisar a questão, a ministra Nancy Andrighi entendeu que a resolução é incompleta e omissa na regulamentação do artigo 125 da LPI, o que justifica a intervenção da Justiça. Porém essa omissão não pode ser suprida pelo Poder Judiciário, que não pode decidir o mérito administrativo, apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável.

Marca notória

Uma vez afastado o alto renome, uma empresa não pode exigir que sua marca não seja utilizada em produtos de segmentos completamente diversos daquele no qual está registrada.

Um dos casos de grande repercussão analisados pelo STJ foi o REsp 1.232.658, em que as empresas Yahoo! Inc. e Yahoo! do Brasil buscavam impedir que a empresa Arcor do Brasil comercializasse goma de mascar com marca idêntica.

Segundo os autos, embora a marca possua uma notoriedade em seu ambiente, o digital, e goze de proteção legal independentemente de registro, ela não é uma marca de alto renome, que possibilite alcançar outros ramos de atividade.

Sistema declarativo

E quando uma empresa solicita o registro de uma marca no INPI, mas antes de sua análise vê um concorrente lançar no mercado um produto do mesmo tipo com marca e embalagem semelhantes?

A jurisprudência do STJ entende que o sistema declarativo de proteção